Il tema affrontato dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 29 giugno scorso rappresenta, ad avviso di chi scrive, una novità nel panorama delle pronunce giurisprudenziali in tema di nomi di dominio (DN).
Mentre infatti la giurisprudenza si è abbondantemente occupata dei temi della concorrenza sleale, e dei profili di carattere processuale, ci risulta che questa sia la prima volta che si discute della questione del diritto in capo al titolare del marchio di registrare un corrispondente nome di dominio.
Si passa pertanto ad analizzare immediatamente la questione.

L'unicità del DN preclude la registrazione di più DN identici, e pone la questione della sussistenza o meno di un diritto, in capo al titolare di marchio, all'ottenimento di un DN identico alla parte nominale del proprio marchio. Ciò avrebbe notevoli conseguenze; da una parte infatti, in forza del principio dell'unicità della registrazione, precluderebbe la coesistenza di DN corrispondenti a marchi nella realtà uguali tra loro, ma legittimi perché registrati per settori merceologici differenti, e dall'altra esporrebbe chi l'abbia effettuata al risarcimento dei possibili danni che la registrazione può recare al titolare del marchio a prescindere dalla circostanza che tale registrazione risulti contraffattoria. Secondo l'art. 2569 c.c., "chi ha registrato (.) un nuovo marchio (.) ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato". Analogamente, l'art. 1 l.m. prevede che "i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio". Occorre pertanto stabilire in cosa consista l'uso esclusivo, per poi vagliare l'ipotesi che in tale uso rientri implicitamente anche un diritto al DN.

A questo proposito, non bisogna dimenticare che il titolare del marchio può comprimere la libertà dei terzi non indiscriminatamente, ma solo in funzione del bene protetto dall'ordinamento che tale titolarità gli accorda: la capacità distintiva del segno. Ciò è confermato dal principio di relatività del diritto di marchio e da molte norme della l.m., quali quelle concernenti il tipo di comportamenti che il titolare può vietare ai terzi ex lett. a), b), c) del comma 1°, art. 1 l.m., nonché dalla liceità dell'uso descrittivo del marchio altrui e dell'uso del proprio marchio di fatto nei limiti del preuso.

I terzi hanno pertanto diritto di usare il marchio altrui in qualsiasi modo che non ne violi la funzione distintiva; nel rispetto di questo limite possono anche registrarlo come DN. Pertanto, salvo che provare la confusorietà, il titolare non ha nessuno strumento giuridico per costringere l'assegnatario ad abbandonare o modificare il DN ottenuto. Di conseguenza, non è neanche prospettabile l'imposizione di modifiche del DN da parte dell'autorità giudiziaria, volte a consentire la coesistenza di due DN corrispondenti ad altrettanti marchi legittimi: l'autorità giudiziaria potrà imporre solo modifiche volte ad evitare, ove sussista, un rischio di confusione.
Il titolare di un marchio non vanta pertanto un positivo diritto ad ottenere un DN corrispondente al marchio, bensì solo un diritto negativo di impedire che terzi adoperino un DN con esso confondibile.

Bisogna tuttavia notare come la confondibilità sia censurata a prescindere dalla circostanza che il DN abbia precluso o meno, al titolare, l'assegnazione del DN identico al proprio marchio. Infatti, l'interesse ad agire del titolare consiste, come in ogni normale azione di contraffazione, nell'interesse alla cessazione dell'uso di un segno distintivo altrui confondibile con il proprio. Non è necessario che a ciò si aggiunga l'interesse a sostituirsi al convenuto nella titolarità del DN.
Tuttavia il titolare del marchio sembra poter richiedere, oltre alla cessazione della condotta lesiva, anche il trasferimento a proprio nome dell'assegnazione, secondo quanto previsto dall'art. 25 l.m. per la registrazione del non avente diritto.
Ciò è coerente con quanto in precedenza sostenuto: non si tratta infatti di un positivo diritto all'ottenimento del DN corrispondente al marchio, ma di una registrazione atta a tutelare il titolare da registrazioni che siano già state giudicate confusorie.