Tribunale di Cagliari - Ordinanza del 16  aprile 2000
(Tiscali c. Marcialis)

IL GIUDlCE

Il giudice Dott. Amato ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 2000/R/2959 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2000, promossa da Tiscali s.p.a. e Andala Umts s.p.a., con sedi in Cagliari, entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Gabriele Racugno che, unitamente all'avv. Dionigi Scano, le rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto introduttivo, ricorrenti contro Marcialis Walter, residente in Nuoro ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ubio Dolfi, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, resistente contro Registration authoritv italiana presso il Gruppo di Armonizzazione delle reti di ricerca. Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, con sede in Ghezzano (Pisa), convenuta e con la partecipazione di

Andala s.p.a., con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele Racugno che, unitamente all'avv. Dionigi Scano, la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto;

intervenuti

MOTIIVI

1. Con ricorso depositato il 25 febbraio 2000 Tiscali s.p.a. e Andala Umts s.p.a. hanno esposto, in fatto, le seguenti circostanze:

- Tiscali s.p.a. era un noto operatore nell'ambito delle telecomunicazioni tramite telefonia fissa e reti telematiche che, in esecuzione del proprio progetto di sviluppo commerciale, il 18 novembre 1999, aveva annunziato alla stampa nazionale ed estera la nascita di Andala Umts s.p.a., società partecipata al 90% da lei stessa ed al 10% da Franco Bernabé, ex amministratore delegato di Telecom Italia; la costituenda società era destinata a svolgere un ruolo strategico, essendo lo strumento destinato ad integrare i due rami d'azienda di Tiscali, quello telefonico e quello telematico, con 1'utilizzo della tecnologia digitale "u.m.t.s.", richiamata nella denominazione sociale, che consentiva di trasmettere, tramite un'apposita rete telefonica cellulare i dati necessari per poter accedere a reti telematiche, anche attraverso telefoni mobili; 1'iniziativa aveva trovato larghissima eco nella stampa nazionale ed estera, e nei servizi trasmessi dalle redazioni economiche delle maggiori reti televisive nazionali; Tiscali s.p.a. aveva poi presentato all'Ufficio italiano brevetti e marchi regolare domanda di registrazione del marchio "Andala" e, in data 22 novembre 1999, a completamento dell'operazione di tutela del marchio, aveva fatto regolare domanda per 1'assegnazione del nome a dominio Internet (o domain name) "www.andala.it", al fine di collocarvi il sito della società Andala Umts s.p.a.; tale ultima domanda era stata presentata alla Registration authority italiana, cioè all'ente delegato per il territorio italiano all'assegnazione e alla gestione dei nomi dominio Internet, vale a dire degli indirizzi dei siti Internet che terminavano con 1'estensione ``.it" e che, idealmente, potevano essere ricollegati al territorio italiano; - il domain name, definito usualmente come "indirizzo Internet" era 1'indirizzo alfabetico di un sito Internet, attraverso cui si rendeva possibile 1'accesso alle informazioni contenute in un computer all'interno della rete telematica Internet (la cosiddetta world wide web o "www"); - la Registration authority italiana, il 12 dicembre 1999, aveva tuttavia comunicato che il nome a dominio richiesto era stato assegnato lo stesso giorno ad altro soggetto, Walter Marcialis, all'epoca business partner di Tiscali s.p.a., il quale aveva preceduto di qualche ora Tiscali s.p.a. nell'espletamento delle procedure burocratiche; - Walter Marcialis aveva sostenuto di aver proceduto alla registrazione del sito il 2 dicembre 1999, al fine di promuovere delle lampade di sua produzione e da lui denominate "Andala", sin dal 1996.

il Marcialis aveva poi pubblicato, nel citato indirizzo Internet, un annuncio particolarmente equivoco ed atto ad ingenerare confusione presso il pubblico, contenente la promessa di presentare attraverso il proprio sito "un nuovo modo di comunicare ", con ciò riferendosi chiaramente all'oggetto sociale di Andala Umts s.p.a., destinata ad operare nel settore delle telecomunicazioni; 1'annuncio era stato modificato soltanto dopo le diffide inviate da Tiscali s.p.a., ma il Marcialis non aveva cessato l'usurpazione del nome a dominio, e non vi era garanzia alcuna in ordine a ulteriori possibili modifiche del contenuto del sito, nel futuro. Tiscali s.p.a. e Andala Umts s.p.a., sostenendo tra l'altro che la condotta del Marcialis era in realtà strumentale all'ottenimento di una cospicua remunerazione economica quale contropartita della cessazione dell'attività illegittima, hanno domandato che il Tribunale di Cagliari, con decreto, inaudita altera parte, ordinasse alla Registration authority italiana di provvedere all'immediata sospensione dell'assegnazione a Walter Marcialis del nome a dominio "www.andala.it", inibisse al Marcialis ogni ulteriore utilizzo non autorizzato del marchio "Andala" ed adottasse ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno ad impedire il pericolo di danno lamentato.

Le società ricorrenti hanno precisato di voler proporre, nel successivo giudizio di merito, una domanda diretta in primo luogo all'accertamento dell'usurpazione o della contraffazione del marchio "Andala" di Tiscali s.p.a. da parte del Marcialis, e dell'avvenuta violazione dei diritti vantati sul segno distintivo.

Le ricorrenti hanno poi preannunziato di voler richiedere, previo accertamento dell'illegittimità dell'assegnazione del nome a dominio "www.andala.it", l'ordine nei confronti della Registration authority italiana di registrare il dominio "www.andala.it" a nome della Tiscali s.p.a., come da domanda proposta in data 22 novembre 1999.

Tiscali s.p.a. e Andala Umts s.p.a. hanno infine affermato di voler domandare che, accertata 1'attività di concorrenza sleale posta in essere dal Marcialis, ne fosse inibita la prosecuzione, con condanna dell'autore al risarcimento dei danni.

II Giudice, ritenuto che la convocazione delle parti interessate non potesse pregiudicare l'attuazione del provvedimento, ha fissato l'udienza per la comparizione.

Walter Marcialis si è costituito nel procedimento a seguito della regola re notifica del ricorso e del decreto, contestando la fondatezza della domanda cautelare e chiedendone il rigetto.

Il resistente ha sostenuto di operare da tempo nel settore illuminotecnico con la sua impresa, distinta dalla ditta "marwal', corrente in Nuoro, via Veneto n. 3, e che, oltre che vendere prodotti di altre aziende, progettava e produceva lampade, vendute presso il proprio punto vendita ed esposte in numerose mostre itineranti.

In ragione della qualità ed affidabilità dalle lampade di sua progettazione, nel 1996 e nel 1998, gli era stata commissionata dal Soroptimist international d'Italia di Nuoro la fornitura dei corpi illuminanti che sarebbero serviti per gli espositori di due mostre sui dolci tipici del nuorese e sull'artigianato sardo.

Dopo varie consultazioni con 1'arch. Cantini, che aveva disegnato gli espositori dei dolci, grazie anche alla collaborazione dell'arch. Becchere di Nuoro, aveva in particolare realizzato un vecchio progetto del 1992, riguardante una lampada che, come indicato nel sito www.andala.it, anche per le modalità costruttive, riportava alla memoria "la luce dei vicoli dei paesi".

Delle lampade erano state fatte molteplici riprese televisive e fotografiche da parte dei molti turisti italiani e stranieri che avevano visitato le mostre organizzate dal Soroptimist international Italia di Nuoro, che aveva poi inviato a Milano gli articoli apparsi sui quotidiani, la documentazione e le fotografie relative agli eventi affinché fossero pubblicate sull'annuario' del Soroptimist international Italia, e che era stato richiesto di allestire nuove manifestazioni in diverse località italiane ed all'estero.

La produzione e la vendita delle lampade "Andala", pertanto, aveva superato il confine del preuso locale, ed era anche pubblicizzata su Internet, proprio attraverso il sito www.andala.it.

Quanto alla precedente collaborazione con Tiscali s.p.a., egli aveva utilizzato i propri locali come semplice "punto vendita" dei prodotti della società, senza diventarne mai business partner, mettendo a disposizione la propria struttura aziendale per la sottoscrizione dei contratti telefonici o per Internet.

La registrazione del sito www.andala.it, conclusivamente, ma aveva violato alcun diritto delle ricorrenti, ed egli aveva sottoscritto la dichiarazione di assunzione di responsabilità verso la Registration authority italiana perché certo dell'inesistenza di un marchio registrato portante il nome della sua lampada.

Walter Marcialis ha poi lamentato che le società ricorrenti avevano omesso di evidenziare di aver provveduto alla presentazione presso 1'Ufficio italiano brevetti e marchi della registrazione del marchio "Andala" il 22 dicembre 1999, con oltre un mese di ritardo rispetto alla pubblicizzazione della nascita di Andala Umts s.p.a. e, soprattutto, dopo aver ricevuto dalla Registration authority italiana una risposta negativa in merito al riconoscimento del dominio, e, quindi, nella piena consapevolezza che il sito gli era già stato assegnato e che, attraverso lo stesso sito, egli utilizzava il marchio "Andala" per la denominazione del proprio progetto artigianale.

II resistente ha infine esposto che, da quella data, Tiscali s.p.a. aveva tentato di impadronirsi del sito www.andala.it, con proposte di cessione del nome a dominio e ponendo in essere azioni particolarmente scorrette. Su sua richiesta, inoltrata il 24 gennaio 2000, la Registration authority italiana aveva precisato che l'inaccessibilità della prima pagina del sito www.andala.it per coloro che accedevano a Internet utilizzando Tiscali Free Net, era dovuta al fatto che Tiscali s.p.a., violando ogni regola di correttezza del settore (c.d. netiquette) e di libertà, aveva tecnicamente impedito il relativo accesso ai propri abbonati, stimati in circa 1.500.000 di utenti. La condotta era cessata soltanto a seguito di sollecitazione della stessa Registration authority italiana.

La Tiscali s.p.a., d'altra parte, preso atto dell'indisponibilità del sito www.andala.it, per il precedente legittimo ottenimento da parte del Marcialis del nome a dominio, aveva chiesto ed ottenuto la registrazione dei siti www.andalas.it e www.andalaumts.it.

Walter Marcialis ha rilevato che le ricorrenti chiedevano, contrariamente a quanto era successo in altri casi portati davanti all'autorità giudiziaria, la tutela di un marchio registrato dopo l'assegnazione ad altri di un nome a dominio, pretendendone quindi la chiusura sull'affermata sua violazione nonostante si trattasse, al momento della registrazione del dominio, di un marchio di fatto utilizzato da pochi giorni, contro il proprio marchio di fatto, preusato invece da anni.

Il resistente ha rimarcato 1'insussistenza del pericolo che gli utenti Internet potessero confondere il sito www.andala.it con quelli delle società ricorrenti, in quanto il nome a dominio -al pari di quanto poteva dirsi riguardo al altri casi- non poteva essere considerato "unico elemento distintivo valido ed efficace nella rete Internet".

Walter Marcialis ha quindi domandato che, dichiarata la temerarietà della lite secondo la previsione di cui all'art. 96 c.p.c., le ricorrenti fossero condannate, oltre che alla rifusione delle spese del procedimento cautelare, al risarcimento danni.

II resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto che in esito al procedimento sommario, accertato il suo diritto di preuso del marchio "Andala", fosse inibito alle società ricorrenti ogni ulteriore utilizzo non autorizzato del marchio, sulla stampa, in televisione e sugli apparecchi telefonici e telematici in futuro prodotti, con ogni conseguente e connesso provvedimento ritenuto opportuno.

Walter Marcialis ha infatti preannunziato di voler agire nel merito per 1'accertamento della nullità del marchio "Andala" registrato dalle ricorrenti, perché mancante dei requisiti della novità e dell'originalità e per essere stato registrato in malafede, oltre che dell'avvenuta violazione ad opera delle controparti degli obblighi di cui all'art. 2598 c.c., ed infine per ottenere la condanna di Tiscali s.p.a. ed Andala Umts s.p.a. al risarcimento dei danni, con la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.

La Registration authority italiana, costituita presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del C.n.r. - Consiglio nazionale delle ricerche, non si è costituita nel procedimento, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.

Con comparsa 15 marzo 2000, depositata all'udienza di comparizione del successivo 16 marzo, è intervenuta volontariamente nel processo Andala s.p.a., società costituita con atto pubblico 7 maggio 1999, omologato il successivo 21 maggio 1999, dichiarando di aderire alle domande delle società ricorrenti.

I rappresentanti delle società ricorrenti e dell'intervenuta ed il Marcialis, interrogati liberamente, hanno insistito nelle rispettive richieste e difese. Il procedimento è stato istruito esclusivamente con produzioni documentali.

2. Sussiste in primo luogo la competenza del Tribunale di Cagliari, potendo la causa di merito essere considerata tra quelle proponibili davanti allo stesso giudice.

L'attività denunziata, sia per la violazione del segno distintivo, sia per la realizzazione dell'illecito concorrenziale, consiste nell'ottenimento della registrazione del nome a dominio www.andala.it, quale indicativo del sito del Marcialis, e nel mantenimento della stessa situazione indicata come illecita.

In tema di illecito extracontrattuale, nei cui ambito deve ricomprendersi l'azione di concorrenza sleale, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice dei luogo in cui si realizza la condotta idonea a pregiudicare 1'altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio i, essendo 1'obbligazione da atto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo dell'illecito medesimo.

Inoltre, in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di mezzi di comunicazione telematici e di massa, e, più correttamente, come nella fattispecie, attraverso Internet, trattandosi di rete i cui siti sono accessibili da qualunque luogo, con una destinazione potenziale alla diffusione a livello mondiale e non solo sull'intero territorio nazionale la lesione del diritto deve considerarsi verificata in tutti i luoghi in cui la divulgazione avviene, e il giudice territorialmente competente a decidere, a causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, con riferimento al locus commissi delicti, il giudice di ciascun luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto.

Deve poi, sempre in via preliminare, essere dichiarata l'illegittimità dell'intervento di Andala s.p.a.

L'attività processuale dell'interventore che, quand'anche titolare di un proprio autonomo diritto, faccia valere un proprio interesse sostanziale non in via autonoma, e cioè sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, bensì sostenendo le ragioni di una delle parti, deve essere qualificata come intervento adesivo dipendente.

L'intervento adesivo dipendente, contemplato dall'art. 105, secondo comma, c.p.c., non richiede, infatti, neppure la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo, ma è consentito in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata.

L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo nel procedimento in corso fra altri soggetti, tuttavia, deve essere giuridico, e non di mero fatto, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - sia pure in via soltanto indiretta o riflessa- pregiudicata dal giudicato, ove contenga il disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.

L'intervento adesivo dipendente, non essendo spiegato ad infrangedam iura utriusque partis, a differenza di quello autonomo, dà quindi luogo a un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale la pronuncia che lo definisce non può che essere la stessa rispetto alla parte principale e all'interveniente, i poteri del quale sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte.

Ciò premesso, deve riconoscersi che, nell'ambito del fenomeno dell'articolazione dei gruppi di società, una società partecipata, avente la denominazione corrispondente al segno distintivo di cui la società controllante domanda la tutela, e che -come è incontestato tra le parti- opera sì quale soggetto autonomo, ma anche quale soggetto compartecipe ed associato (in senso economico) in un'attività imprenditoriale integrata a livello di gruppo, e con il riconoscimento del diritto di utilizzazione di un marchio della controllante anche per la sua denominazione, ad esso identica, sia portatrice di un interesse che indubbiamente legittima il suo intervento ad adiuvandum nella lite tra la medesime società controllante ed il terzo per 1'accertamento della titolarità del diritto sul segno.

La società partecipata, più specificamente, è titolare di un interesse reale all' esito favorevole della controversia per la società controllante, determinato dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi, sia pure in via mediata, le conseguenze pregiudizievoli di una pronunzia giurisdizionale sfavorevole, quali ad esempio, nel caso di specie, quelle riconducibili alla possibile futura contestazione della legittimità dell'uso della denominazione e, più in generale, del segno, promosso e registrato da Tiscali s.p.a., tra 1'altro proprio per distinguere prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni ci qualunque genere (si veda la domanda di brevetto per marchio d'impresa 22 dicembre 1999).

Ancora, per identiche considerazioni, può essere senza incertezze riconosciuto a Andala s.p.a., controllata da Tiscali s.p.a. con una partecipazione pari all'85% del capitale, proprio perché pacificamente costituita nell'ambito del progetto di gestione delle attività connesse alla telefonia ed alla telematica avviato dalla capogruppo (si veda in proposito anche 1'art. 3 dell'atto costitutivo 7 maggio 1999, regolarmente prodotto in copia), l'interesse a sostenere la pretesa delle ricorrenti ad una tutela cautelare rispetto alle condotte di concorrenza sleale denunziate.

Tiscali s.p.a., società controllante, e Andala Umts s.p.a., anch'essa pacificamente facente parte del gruppo perché controllata da Tiscali s.p.a. con una partecipazione pari all'90% del capitale, ed anch'essa costituita per operare nello stesso settore, hanno infatti domandato la tutela di cui all'art. 700 c.p.c. per l'inibizione di un'attività che, secondo quanto allegato, consisterebbe nell'uso di nomi o segni idonei a produrre confusione, rispettivamente, con i segni ed i nomi da loro legittimamente utilizzati, e, più in generale, si caratterizzerebbe per L'impiego di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, idonei a danneggiare la loro attività.

Con riferimento alla prima delle azioni di merito prospettate, in particolare quella diretta alla tutela del marchio, occorre innanzi tutto mettere in rilievo che non è stato specificamente contestato nel procedimento il precedente impiego del marchio di fatto ``Andala" da parte della società ricorrente Tiscali s.p.a., alla data della registrazione del nome a dominio www.andala.it.

Walter Marcialis, infatti, ha impostato la propria difesa con ammissione esplicita dalla circostanza, o, quanto meno, con una conferma implicita del fatto, contestando la domanda con argomenti ed elementi che sono logicamente incompatibili con un suo obiettivo disconoscimento.

II resistente, in proposito, ha affermato la titolarità del proprio segno distintivo quale "marchio di fatto con diritto di preutenza", perché impiegato fin dal 1996, rispetto a quello identico della ricorrente, che avrebbe invece avuto la vita di pochi giorni", sottolineando più volte, riferendosi ai due segni distintivi, che, al momento della registrazione del nome a dominio, "entrambi erano marchi di fatto" (comparsa, p. 10 e p. 11).

Parallelamente, Tiscali s.p.a., Andala Umts s.p.a. e Andala s.p.a., nell'affermare 1'illiceità della condotta del Marcialis, consistente nell'utilizzo indebito del sostantivo di fantasia "Andala" quale componente del nome a dominio, per il resto formato dall'indicativo della rete che lo precedeva (www) e dall'elemento alfabetico rappresentativo del paese (it, trattandosi di sito italiano) - utilizzo indebito perché il nome era stato già utilizzato di fatto da Tiscali s.p.a. come marchio -, hanno indubbiamente ricollegato le loro pretese ad una utilizzazione del segno da parte del Marcialis avvenuta in epoca comunque anteriore alla registrazione (il fatto, oltre che pacifico, è dimostrato documentalmente).

Ciò premesso, il Marcialis contesta fondatamente la possibilità di riconoscere tutela al marchio "Andala" in quanto segno distintivo registrato, proprio perché la brevettazione ad opera di Tiscali s.p.a. è intervenuta soltanto il 22 dicembre 1999, successivamente quindi all'avvenuta assegnazione del sito Internet www.andala.it.

Dovendosi discutere della liceità o meno della condotta del resistente, infatti, è senza dubbio al momento in cui il comportamento denunziato è stato posto in essere che occorre fare in primo luogo riferimento. non potendosi, in effetti, configurare una sorta di efficacia retroattiva della registrazione del marchio per la valutazione di una vicenda .precedente.

In tema di brevetti per marchi d'impresa., lo ius excludendi derivante dal diritto sul marchio d'impresa registrato, previsto espressamente dalla legge marchi, non può essere esteso alla limitazione di una denominazione, di un segno e, in genere, di un qualsiasi indicativo avente funzione distintiva, come può e deve essere considerato il nome a dominio Internet. se 1'indicativo medesimo sia stato giù utilizzato come marchio.

L'art. 2571 c.c. stabilisce, infatti, che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri successivamente ottenuta, sia pure nei limiti in cui se ne è in precedenza valso.

II principio è stato sostanzialmente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 9 legge marchi, in seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa di cui al d.l.s. 4 dicembre 199~, funzionale all'attuazione della direttiva 21 dicembre 1988, n. 88/104/CE, secondo cui in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale. i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.

Riguardo all'ipotesi del precedente utilizzo di un marchio non registrato, possono quindi verificarsi tre differenti ipotesi:

a) l'utilizzo di fatto del marchio che non importi una sua notorietà: la registrazione del marchio da parte di altri non priverebbe il preutente. del diritto di utilizzo del marchio, nei termini precedenti;

b) l'utilizzo di fatto del marchio. che importi una notorietà esclusivamente locale: la registrazione del marchio ad opera di terzi non precluderebbe al preutente il diritto di utilizzo del marchio non registrato, nei limiti della diffusione locale;

c) L'utilizzo di fatto del marchio, che importi una sua notorietà di carattere generale: la registrazione non costituirebbe mai in capo al terzo un valido titolo per l'acquisto del diritto di utilizzare il marchio, mancando quest'ultimo del requisito della novità (artt. 16 e 17 legge marchi).In questa prospettiva, è d'altra parte necessario far rilevare che, anche a prescindere dall'eventuale dimostrazione di un precedente utilizzo da parte di Walter Marcialis del marchio "Andala" per la distinzione dei suoi prodotti artigianali, l'impiego di fatto del segno distintivo si sarebbe di per sé stesso venuto a realizzare con la semplice creazione del sito Internet, e con la predisposizione del sistema di informazioni agli utenti ("visitatori" del sito) sulle caratteristiche del prodotto distinto dal marchio per cui è causa. Da un lato, infatti, deve riconoscersi che l'attivazione dell'indirizzo, o nome a dominio, ha i caratteri dell'uso della denominazione; dall'altro, non è contestabile che lo stesso nome a dominio rappresenta un riferimento testuale che costituisce il principale elemento distintivo del sito su Internet, e della "collocazione", sia pure virtuale, delle informazioni e dei servizi che, attraverso lo stesso sito, sono offerti al mercato.

5. L'istanza cautelare collegata alla futura proposizione della domanda di tutela del marchio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Come è stato messo in rilievo, la disciplina legale in materia di marchio non delimita espressamente i contorni della situazione soggettiva riferibile al soggetto che utilizza un marchio non registrato, se non indirettamente, e nell'ottica della possibile sovrapposizione del marchio di fatto con quello poi oggetto di registrazione.

II legislatore, peraltro, nell'affermare il diritto del preutente di continuare a giovarsi del segno, fa indubbiamente prevalere il suo interesse a proseguire nell'utilizzo, sacrificando in pane o addirittura totalmente quello di chi abbia proceduto alla brevettazione, che vede il suo diritto di esclusiva compresso dal concorrente diritto del preutente (nel caso di marchio di fatto non noto o con notorietà semplicemente locale), o addirittura subisce l'affermazione della nullità del marchio registrato per difetto di novità (in caso di marchio di fatto comunemente conosciuto).

L'uso del marchio, quindi, può correttamente essere considerato come fattispecie costitutiva concorrente del diritto di utilizzo del segno distintivo, così che, nella definizione del conflitto tra soggetti che intendono valersi del medesimo marchio di fatto (e non più soltanto, quindi, tra il preutente ed il successivo registrante), deve essere affrontata e risolta la questione generale dell'estensione del diritto che, dalla stessa fattispecie costitutiva, concretamente viene a emergere.

Deve a questo proposito essere escluso che, dalla mera priorità nell'uso del segno, possa derivare un diritto d'esclusiva di carattere generale ed assoluto, potendo in particolare affermarsi che il preuso del marchio di fatto non conosciuto od a notorietà locale non possa fondare, rispettivamente, la pretesa di impedire un successivo uso dello stesso segno distintivo per distinguere prodotti o servizi identici od affini in una diversa e delimitata area territoriale, ovvero la pretesa di opporsi all'impiego successivo del marchio per distinguere prodotti o servizi non confondibili, non solo in una differente e circoscritta area territoriale ma, come avverrebbe nel caso in questione, in tutto il territorio nazionale ovvero anche in ambito più esteso.

E' indiscutibile, infatti, riguardo alla seconda ipotesi, che al pregresso utilizzo di fatto di un marchio non possono in nessun caso riconoscersi ripercussioni ed effetti più favorevoli rispetto a quelli che l'utilizzatore si vedrebbe riconosciuti attraverso la preventiva brevettazione del marchio stesso.

Una volta affermata, peraltro, la possibilità di contemporanea sussistenza del diritto del preutente locale in un settore merceologico ben definito, e del concorrente diritto di altro utilizzatore del marchio di fatto in un diverso settore merceologico, con un marchio che, pur sorto successivamente, sia stato viceversa adoperato senza limitazioni territoriali ed abbia assunto i caratteri della notorietà generale, occorre giudicare se il primo possa giovarsi del segno oltre i limiti in cui egli stesso in precedenza se ne è valso, cioè con modalità maggiormente incisive, ovvero al di fuori dell'ambito locale già occupato.

In materia, deve ritenersi pienamente condivisibile l'opinione secondo cui, riguardo al marchio di fatto, occorre far riferimento ai principi stabiliti dalla disciplina del marchio registrato, in quanto a loro volta espressione delle logiche di tutela degli interessi posti alla base dell'intervento legislativo in materia di segni distintivi in generale, così che:

~ l'utilizzo di fatto del marchio, che non importi una sua notorietà (o che importi una conoscenza esclusivamente locale), attribuisce al preutente il diritto di continuare a servirsene, sia pure nei termini precedenti (e nei limiti della diffusione locale), anche nei confronti del successivo utilizzatore del marchio di fatto in diverso settore merceologico, che abbia operato senza limitazioni territoriali con un segno che abbia man mano acquisito i caratteri della notorietà generale;

~ l'uso di fatto del marchio che invece importi una sua notorietà di carattere generale e che, più precisamente, abbia i caratteri della rinomanza, comporta a sua volta il riconoscimento in favore del preutente del diritto di registrare il segno e, ancor prima della brevettazione, di vietare ai terzi il posteriore utilizzo del segno, anche per prodotti non affini, se l'uso del segno senza giusto motivo consente di ir2rre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, ovvero reca pregiudizio (artt. 1, lett. c, 16 ss. legge marchi).

Alla luce di quanto precede, può ritenersi che Walter Marcialis, attraverso la richiesta di registrazione del nome a dominio www.andala.it, abbia posto in essere una condotta in violazione del diritto di Tiscali s.p.a. di utilizzare in via esclusiva il marchio di fatto "Andala", che ormai poteva considerarsi marchio con i caratteri della rinomanza, non importa se da breve tempo.

Deve valutarsi, infatti, che anche a voler ritenere dimostrato, allo stato, l'uso anteriore del marchio "Andala", da parte del resistente, per distinguere le lampade di sua progettazione e produzione, secondo le stesse allegazioni in fatto del Marcialis la conoscenza del segno dovrebbe principalmente ricondursi alla fornitura delle luci che sarebbero servite per illuminare gli espositori nel corso è' due mostre organizzate dal Soroptimist international d'Italia di Nuoro. Si tratterebbe, più specificamente, della vendita di undici lampade utilizzate per la mostra organizzata dal 25 al 30 agosto 1996, dal titolo "Mostra del dolce tradizionale del nuorese" e dell'allestimento con le stesse lampade dei pannelli espositori impiegati nella mostra "Breads and threaths of Italy ", tenutasi nel 1998 (si vedano i documenti prodotti dal resistente, nn. 1, 2. 3, 7).

In realtà, anche secondo quanto indicato, più che di conoscibilità e notorietà delle lampade di sua progettazione e, soprattutto, del marchio utilizzato per le stesse (dovrebbe farsi riferimento, infatti, non tanto al bene, quanto al segno che è destinato a distinguerlo nel mercato), la diffusione ultralocale avrebbe in realtà riguardato le manifestazioni fieristiche nel loro complesso.

Il marchio impiegato per la produzione e la vendita delle lampade "Andala", quindi, anche considerando attendibile la rappresentazione dei fatti di causa offerta dal resistente, non avrebbe certo superato il confine della notorietà locale, potendo tra 1'altro rilevarsi l'assoluta assenza di dimostrazione in causa della commercializzazione di altri esemplari della lampada.

Viceversa, sia pure in esito all'istruttoria sommaria, può considerarsi comprovato che il marchio "Andala" utilizzato di fatto da Tiscali s.p.a. avesse già assunto i caratteri del marchio celebre (si veda, in proposito, la copia degli articoli di stampa, generica e specializzata, apparsi nei giorni immediatamente seguenti all'annuncio della costituzione di Andala Umts s.p.a.( su La Repubblica, su Il Giorno, su Il Sole 24 Ore, su USA Today, su L`Avvenire, su Il Corriere della Sera, su La Stampa).La capacità distintiva di un marchio celebre, anche di fatto, si estende oltre il settore merceologico nell'ambito del quale è normalmente utilizzato, salva la prosecuzione del suo impiego da parte di terzi per il pregresso uso locale del segno, se "l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggi o dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi" (artt. 1 e i 3 1. Marchi), con previsione dell'illiceità, in via alterativa, tanto nell'ipotesi di danno per il titolare che in quella di indebito vantaggio per l'autore della condotta.

La pubblicizzazione su Internet del marchio "Andala" (prima d'allora mai effettuata, e la stessa realizzazione di un sito con l'indirizzo www andala.it, quali condotte sicuramente idonee a beneficiare senza giustificazione concreta della rinomanza nel frattempo acquisita dal segno di Tiscali s.p.a., e, comunque, a costituire fonte di possibile confusione in coloro che su Internet intendano accedere ai servizi delle ricorrenti. Devono essere quindi considerate come condotte poste in essere in violazione del diritto di Tiscali s.p.a.

La violazione di un marchio, consumata attraverso il suo impiego quale domani name di un sito Internet, secondo l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di merito e della stessa dottrina, che si ritiene pienamente condivisibile, non può essere esclusa dalla circostanza che l'utilizzo sia avvenuto previa autorizzazione dell'apposita autorità preposta alla registrazione dei nomi dominio (la quale, anzi, richiede in proposito una specifica dichiarazione liberatoria), né, come anche in altre ipotesi di violazione, dal fatto che il titolare del marchio non abbia in precedenza registrato presso la competente registration authority il medesimo nome.

In considerazione di quanto esposto, già con riferimento alla prima delle azioni di merito prospettate, deve ritenersi sussistente il requisito necessario rappresentato dalla probabile fondatezza della pretesa fatta valere, o fumus boni iuris.

E' appena il caso di sottolineare che, valutata la posizione del Marcialis alla stregua, al più, del preutente di marchio di fatto con notorietà locale, del tutto priva di fondamento appare, allo stato, la questione di nullità del marchio successivamente registrato da Tiscali s.p.a., potendo ritenersi consentita ai terzi la brevettazione di un marchio anche identico a quello preusato, in quanto a questo non sia possibile riconoscere i caratteri della notorietà generale.

Valutata infine come legittima la registrazione del marchio celebre da parte del preutente, anche quando il segno sia stato per primo impiegato da altro imprenditore con notorietà circoscritta, il titolare del segno può reagire in sede giurisdizionale non solo denunziando la precedente violazione del proprio marchio di fatto, ma anche, quale titolare del marchio registrato, denunziando la prosecuzione o la reiterazione di quelle condotte appropriative già attuate prima della brevettazione.

6. E' solo il caso di evidenziare, in modo succinto, che nessun rilievo possono avere, nel presente procedimento, considerazioni relative a vicende riguardanti il rapporto tra segni distintivi o denominazioni ed indirizzi di siti internet riferibili a soggetti diversi dai titolari dei primi, indirizzi in ipotesi analoghi o confondibili.

Le stesse vicende, d'altronde, sono state proposte in termini meramente suggestivi e, ara 1'altro, nella totale assenza di elementi concreti di valutazione in ordine ai profili di legittimità dell'impiego, anche contemporaneo, delle rispettive denominazioni (Telecom Italia s.p.a., titolare del sito www.telecomitalia.it, e ltalcom s.r.l., titolare del sito www.telecom.it; la società di telefonia Omnitel, titolare del sito www.omnitel.it, Omnitech informatica s.r.l , titolare del sito www.omni.it; La Repubblica, noto quotidiano, ed il suo www.repubblica.it allo stesso riferibile, mentre il sito www.larepubblica.it nulla avrebbe a che vedere con il giornale).

7. Le ragioni sin qui riportate rendono non necessario esaminare l'ulteriore questione, sollevata dalle ricorrenti, della mala fede del Marcialis pur dovendosi sottolineare che, valutate in particolare le modalità temporali in cui i fatti si sono verificati, la precedente posizione del resistente nell'ambito dell'organizzazione di vendita di Tiscali S.p.A., e le modalità stesse della condotta, ben potrebbe allo stato ritenersi la sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti nel senso della piena consapevolezza, in capo all'autore della condotta, di ledere l'altrui diritto di marchio e, più in generale, di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza ormai acquisita dallo stesso.

Walter Marcialis, infatti, risulta aver quanto meno esteso in modo del tutto improvviso e repentinamente, rispetto all'annunzio, dato pochi giorni prima, della costituzione di Andala Umts s.p.a., le modalità di utilizzo del proprio segno, tra l'altro "occupando" con la denominazione "Andala", e non con la propria ditta, secondo prassi appropriative notorie e, per certi versi, ormai comuni a diversi ambiti, un indirizzo di probabile futura utilizzazione per l'esercizio della programmata attività nel settore delle telecomunicazioni. In proposito non può essere neppure trascurato 1'iniziale inserimento, in apertura del sito, della frase contenente la locuzione "stiamo per presentarvi un nuovo modo di comunicare" ,senza ulteriori specificazioni, che, considerato il contesto, ma anche lo specifico settore di attività delle ricorrenti, appare al di là di qualsiasi ragionevole incertezza come diretta ad ingenerare in chi "visitava" il sito 1'erronea convinzione, almeno iniziale, di accedere ad uno riferibile alle società ricorrenti.

La prova per presunzioni rappresenta, come è noto, uno strumento, normativamente concesso al giudice, che permette di arrivare alla conoscenza di un fatto per il quale non sia possibile dare una diretta dimostrazione, attraverso un procedimento logico l'art. 2727 c.c.). Non occorre, evidentemente, che i fatti su cui si fonda la presunzione siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio, ma è sufficiente, come deve ritenersi nella fattispecie, che il fatto ignoto sia desunto alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità (un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, effettuato cioè secondo la regola dell'inferenza probabilistica).

L'apprezzamento del giudice circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione, e circa la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., deve d'altra parte rivolgersi al complesso degli indizi soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, salva la necessità di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale.

In conclusione, la posizione del Marcialis non potrebbe in nessun caso trovare tutela in quanto, come esattamente richiamato dalle società ricorrenti, dalla lettura sistematica della disciplina deve trarsi il principio della piena tutela di carattere generale nei casi di accertata mala fede, da intendersi quale condizione soggettiva di colui che agisce nella consapevolezza della violazione di preesistenti diritti da altri vantati sul segno distintivo, anche in ipotesi di priorità nel tempo dell'uso dell'identificativo (con riferimento alla legittimazione alla registrazione del marchio, ed alla nullità di quello eventualmente brevettato, e, quindi, alla priorità nella brevettazione, artt. 22, secondo comma, e 47, lett. b, legge marchi).

8. In relazione alla domanda di tutela che precede, deve riconoscersi la legittimazione di Andala Umts s.p.a. ad adire nel procedimento, in proprio e non solo a sostegno detta pretesa di Tiscali s.p.a., titolare del diritto di marchio.

Come dette, è incontestato che, nell'ambito del progetto di articolazione dell'attività nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni attraverso le diverse società del gruppo, Andala Umts s.p.a., così come Andala s.p.a., pur al di fuori da rapporti di contitolarità del marchio in senso proprio, si vedono attualmente riconosciuto dalla controllante, che ne è titolare, il diritto di usare simultaneamente il segno distintivo, anche come denominazione sociale.

Il titolare del diritto d'uso del marchio per la distinzione dei propri prodotti o servizi, che sia tale sulla base del consenso dell'avente diritto, può considerarsi legittimato ad esercitare le azioni a tutela del segno distintivo, ed in ogni caso ad adiuvare la pretesa del concedente, essendo comunque titolare di un diritto relativo verso lo stesso.

Può rilevare, in ordine all'interesse alla proposizione della domanda, riguardante condotte poste in essere anche successivamente alla costituzione ed a tutt'oggi perduranti, la circostanza che Andala Umts s.p.a. sia stata costituita in epoca successiva alla registrazione del nome a dominio www.andala.it.

9. La domanda di cautela è accoglibile anche con riferimento alla seconda delle azioni di merito prospettate, quella cioè diretta a far accertare ed a far cessare la concorrenza sleale.

Le azioni a tutela del marchio, di fatto o registrato, e quella per la repressione degli atti di concorrenza sleale, possono essere proposte anche congiuntamente posto che, pur dirette a distinte finalità e segnate da diversa natura, possono avere un importante elemento comune (l'indebita appropriazione del segno distintivo) che, giustapposto all'elemento specifico della concorrenza sleale (nel caso di specie, 1'idoneità dell'appropriazione alla confusione, ad arrecare danno o a consentire ingiustificati vantaggi), ne consente la trattazione in simultaneus processus.

La normativa sui segni distintivi riconosce, infatti, diritti reali assoluti sui beni immateriali e attribuisce ai titolari azioni erga omnes dirette alla rimozione delle usurpazioni e delle contraffazioni, mentre la normativa sulla concorrenza sleale attribuisce azioni personali, finalizzate ad ottenere sanzioni nei confronti di chi ha posto in essere gli atti illeciti concorrenziali.

Ciò premesso, deve osservarsi che la concorrenza illecita per violazione dei principi della correttezza, prevista dall'art. 2598 c.c. può consistere in comportamenti che possono essere considerati sleali in relazione alle finalità perseguite; ovvero anche in relazione ai mezzi impiegati.

La stessa può in particolare scorgersi quando dalla condotta traspare l'intento di impossessarsi o, comunque, di fruire dei vantaggi derivanti dall'uso di un marchio rinomato (un beneficio, quindi, di tipo parassitario), anche a prescindere dalla possibilità concreta di confusione dei prodotti, con la frustrazione, anche solo parziale, dello sforzo imprenditoriale e di investimento altrui.

10. Analogamente a quanto in precedenza osservato, deve essere affermata la legittimazione di Tiscali s.p.a. e di Andala Umts s.p.a. ad agire nel procedimento, in proprio, al pari di quella di Andala s.p.a. ad intervenire nel procedimento, anche in riferimento alla domanda di tutela cautelare relativa alla preannunziata azione di concorrenza sleale.

Entrambe 1e società ricorrenti, infatti devono essere considerate quali soggetti cui è distintamente riferibile l'iniziativa economica nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni, pur articolata a livello di gruppo, e, quindi, 1'interesse a far cessare l'indicata condotta illecita del resistente. 1 l. Sussiste il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far vale: e i diritti vantati dalle società ricorrenti in via ordinaria, i diritti stessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e di carattere irreparabile.

Il requisito del periculum in mora, in, particolare, può essere in effetti ravvisato, come esplicitamente sostenuto nell'atto introduttivo, nelle conseguenze pregiudizievoli probabilmente derivanti, oltre che dall'uso indebito della denominazione, dall'impossibilità per le ricorrenti, nelle more del giudizio, di ottenere attraverso la registrazione l'attribuzione del corrispondente nome a dominio, con una limitazione di proporzioni notevolissime e neppure del tutto verificabili, anche ex post, nelle rispettive strategie commerciali.

Valutata la natura del verosimile pregiudizio, e l'impossibilità stessa di garanzia di adeguato risarcimento per equivalente, risulta necessario provvedere immediatamente in ordine ai provvedimenti d'urgenza che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

L'art. 12 dei regolamento d'assegnazione dei nomi a dominio della Registration autority italiana prevede espressamente la sospensione dell'assegnazione del nome a dominio per ordine dell'autorità giudiziaria, notificatole nelle forme di legge... con cui ne venga inibito l'uso all'assegnatario, ed il ripristino "a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di un provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria... con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto". Il precedente art. 11 del regolamento d'assegnazione, inoltre, prevede la revoca dell'assegnazione del nome a dominio "a fronte di sentenza passata in giudicato, e stabilisce che "un nome a dominio sospeso non può venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato".

E' peraltro evidente che, nei confronti della stessa Registration authority italiana può essere legittimamente dato non solo 1'ordine di sospensione dell'assegnazione, ma anche quello di assegnazione provvisoria del nome a dominio al soggetto che, nel procedimento, appaia legittimato all'utilizzo del nome, salvi gli eventuali diritti di precedenza riconoscibili a terzi. L'azione cautelare, infatti, è prevista dalla legge e può essere concessa in tutti i casi in cui la parte, durante il tempo per far valere il suo diritto in via ordinaria, e tanto più sino a quando non passi in giudicato la decisione, abbia necessità di conseguire in via anticipata alcuni effetti di quella sentenza, sussistendo il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile alla situazione soggettiva fatta valere (art. 700 c.p.c.).

Conseguentemente, nessuna efficacia limitativa dei poteri dell'autorità giudiziaria può essere riconosciuta all'indicazione di cui all'art. 11 del regolamento, che tra l'altro, secondo gli ordinari criteri di interpretazione, è

Semplicemente volto a stabilire che un nome a dominio sospeso non possa venire riassegnato in uso ad altri soggetti, estranei al procedimento in cui è stata disposta la sospensione, se non dopo che sia stato revocato dalla Registration authority italiana.

Il provvedimento di assegnazione provvisoria, è opportuno sottolinearlo, è concesso sulla richiesta, formulata espressamente, sia pure in termini generali, in merito all'adozione di "ogni conseguente e connesso provvedimento ritenuto opportuno" a salvaguardia dell'interesse fatto valere, richiesta che, interpretata alla luce della prospettazione contenuta nel ricorso, si estende ai provvedimenti atti ad ovviare alla limitazione in atto delle strategie imprenditoriali connesse all'impossibilità di ottenere la registrazione del proprio sito con 1'indirizzo www.andala.it, illecitamente registrato dal Marcialis.

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, in via cautelare,

1. ordina alla registration authority italiana presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del C.n.r. - Consiglio nazionale delle ricerche di procedere alla sospensione dell'assegnazione del nome a dominio www.andala.it a Walter Marcialis;

2 ordina alla stessa Registration authority italiana di assegnare provvisoria il medesimo nome a dominio a Tiscali s.p.a., salvi gli eventuali diritti di precedenza riconoscibili a terzi;

3. fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio della causa di merito