Sezione II

Ordinanza 28 maggio 2001 n. 2794

Il Collegio, sentito il relatore;

rilevato che la Robert Bosch spa ha proposto reclamo contro Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Empoli, 23 novembre 2000 del Giudice Designato della Sez. Dis. di Empoli di questo Tribunale che ha respinto il ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile dalla stessa presentato, quale titolare in Italia del marchio Blaupunkt, perché venisse inibita alla Nessos Italia srl l'ulteriore utilizzazione della denominazione www.blaupunkt.it quale domain name di sito Internet con ordine alla stessa Nessos Italia di provvedere a chiederne l'immediata cancellazione;
rilevato che il GD ha respinto il ricorso ritenendo che il domain name non può essere parificato al marchio o all'insegna in quanto costituisce esclusivamente un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo;
rilevato che il GD ha comunque escluso la possibile interferenza tra il domain name ed il marchio in questione dal momento che il marchio presenta anche un punto piego e la scritta sottostante "Gruppo Bosch" ed ha escluso altresì la configurabilità della concorrenza sleale;
ritenuta la fondatezza del reclamo;
ritenuto che in effetti anche nel caso di specie è applicabile la disciplina sui segni distintivi ed in particolare sulla tutela del marchio in quanto: il domain name non può essere considerato un mero indirizzo telematico, quale può essere invece considerato l'IP (Internet Protocol) e cioè la combinazione di numeri che identifica il sito e che è quella riconosciuta dai computers per i collegamenti; il domain name, che viene in concreto utilizzato dagli utenti della rete Internet per stabilire i contatti, digitato alla stregua di numero telefonico, non viene infatti assegnato d'ufficio o casualmente, ma, soprattutto per quanto concerne il Second Level Domain (SLD), viene liberamente scelto dall'utente; non opera pertanto con riferimento al SLD di fantasia l'eccezione prevista dall'art. 1-bis 1° comma lett. a) L.M. riguardo all'operatività della tutela del marchio con riferimento all'uso nell'attività economica da parte di terzi del "loro nome ed indirizzo", i cosiddetti segni necessari; qualora l'utente sia un'impresa commerciale che intende utilizzare il sito per pubblicizzare ed offrire propri beni e servizi ed eventualmente anche per promuovere vere e proprie negoziazioni è evidente che sceglierà il domain name ritenuto più opportuno al fine di segnalare la sua presenza su Internet e di facilitare il contatto con gli altri utenti interessati alla sua attività; in tal caso il domain name svolge quindi al contempo oltre alla funzione specifica nell'ambito dei codici comunicativi utilizzati nell'ordinamento di Internet, anche la funzione ulteriore di segno distintivo dell'impresa che opera nel mercato ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina statale, che necessariamente interferisce al riguardo con la regola "first come, first served" propria dell'ordinamento Internet e seguita per l'attribuzione del domain name dall'apposito organismo (Registration Authority); in sostanza le regole proprie dell'ordinamento Internet sono applicabili senza limitazioni finché le comunicazioni nella rete telematica non assumano rilevanza per settori della vita civile ed economica appositamente disciplinati dalla legge statale; d'altronde anche nell'ambito dell'ordinamento Internet è pur sempre prevista la revoca dell'assegnazione di un domain name da parte della RA in caso di sentenza passata in giudicato (art. 11 regole di naming) e il principio del first come first served risulta attenuato dalle stesse regole di naming (artt. 16 e segg.) in tema di riassegnazione di un domain name contestato (ad esempio l'art. 16 lett. a) prevede l'ipotesi dell'identità e confondibilità del domain name contestato con il marchio su cui il ricorrente vanti diritti);

rilevato che la Robert Bosch ai sensi dell'art. 1 L.M. ha diritto di vietare a terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato Blaupunkt per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico e, stante la rinomanza del marchio Blaupunkt, ha diritto altresì di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio anche per prodotti o servizi non affini se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi;
rilevato altresì che ai sensi dell'art. 11 L.M. non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge e in ispecie in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come segni distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui o da indurre comunque in inganno il pubblico circa la provenienza di prodotti o servizi, o da ledere un altrui diritto di proprietà industriale;
rilevato che il SLD blaupunkt coincide con l'elemento saliente ed avente efficacia individualizzante del marchio registrato in questione - appunto la parola Blaupunkt - noto in ambito internazionale, e ciò a prescindere dall'assenza del punto piego e della sottostante scritta, con caratteri assai più piccoli, Gruppo Bosch;
rilevato altresì che l'oggetto sociale della Nessos Italia srl risulta coincidere almeno in parte con quello della Robert Bosch spa per quanto concerne la commercializzazione di apparecchi radio, autotelefoni e radiotelefoni;

ritenuto che pertanto l'utilizzazione da parte della Nessos Italia per il domain name del proprio sito Internet del SLD blaupunkt determina una lesione dei diritti della Robert Bosch quale titolare del marchio registrato Blaupunkt, sia perché si verifica il rischio di confusione per il pubblico stante l'identità di una parte dei prodotti e servizi offerti dalle due società, sia perché comunque consente alla Nessos Italia di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio utilizzato senza giusto motivo per il SLD del proprio sito, con contestuale pregiudizio per la Robert Bosch titolare del marchio, che non può utilizzare un sito con domain name corrispondente al marchio per il principio vigente nell'ordinamento Internet first come first served;
ritenuto che la parziale identità dell'oggetto sociale delle due società consente di ravvisare nella condotta della Nessos Italia srl anche gli estremi della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. dal momento che l'utilizzazione del SLD blaupunkt è senz'altro idonea a creare confusione con il marchio Blaupunkt legittimamente usato dalla Robert Bosch spa e quindi a determinare confusione con i prodotti e con l'attività della concorrente ed inoltre, proprio per la notorietà del marchio in questione, risulta mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare la Robert Bosch in quanto da un lato impedisce alla stessa di utilizzare per il sito Internet SLD corrispondente al proprio marchio e dall'altro determina una situazione in base alla quale i soggetti interessati al prodotto Blaupunkt della Robert Bosch sulla rete Internet non trovano quanto cercato;
ritenuto che l'indebita utilizzazione del marchio Blaupunkt da parte della Nessos Italia determina una situazione di periculum in mora per quanto concerne la Robert Bosch in relazione alla lesione dei suoi diritti sul marchio, all'impossibilità per la stessa di utilizzare il proprio marchio per il domain name ed al rischio di confusione nel pubblico dei consumatori tra le attività ed i prodotti delle due imprese concorrenti: situazione di periculum in mora che sussiste comunque a prescindere dal fatto che il sito non sia stato ancora attivato dalla Nessos Italia in relazione alla commercializzazione dei prodotti che costituiscono l'oggetto dell'attività concorrente, potendo ciò avvenire in qualsiasi momento (in effetti al momento il sito risulta utilizzato quale portale per il turismo tedesco nelle campagne toscane, ma il tema non appare invero attinente all'oggetto della società);
ritenuto che pertanto ai sensi dell'art. 63 L.M., 2598 c.c. e 700 cpc sussistono i presupposti per adottare i provvedimenti cautelari di inibitoria richiesti;
ritenuto equo determinare in L. 200.000 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 63 2° comma, L.M.;
ritenuto che non essendo stato ancora attivato il sito per l'attività che si pone in concorrenza con la Robert Bosch non sussistono i presupposti per disporre la pubblicazione del presente provvedimento;

P.Q.M.

in riforma dell'ordinanza impugnata del 23/11/2000 del G.D. della Sez. Dis. Di Empoli del Tribunale di Firenze inibisce alla Nessos Italia srI l'ulteriore utilizzazione della denominazione www.blaupunkt.it quale domain name di sito Internet ed ordina alla Nessos Italia srl di provvedere a quanto necessario per la cancellazione della registrazione www.blaupunkt.it presso la Registration Authority Italiana; inibisce alla Nessos Italia srl l'uso del marchio Blaupunkt; fissa in L. 200.000 la somma dovuta dalla Nessos Italia srl per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dalla notificazione dello stesso; assegna alla Robert Bosch spa il termine di giorni 30 per l'inizio della causa di merito.