Tribunale
di Modena - Ordinanza del 23 agosto 2000
(Poste Italiane c. Discovogue)
TRIBUNALE DI MODENA
Ordinanza
Poste Italiane s.p.a.
c.
Daniele Malavasi, titolare dell'impresa individuale Discovogue
di Daniele Malavasi - Got. it. s.r.l., Registration Authority Italiana,Naming
Authority Italiana e Consiglio Nazionale delle Ricerche
n.
32/2000 R.G.
il
collegio, a scioglimento della riserva assunta alla udienza camerale
del giorno 23 agosto 2000 osserva quanto segue.
Si
procede ai sensi dell'articolo 669 terdecies c.p.c. su reclamo della
società " poste italiane sta "avverso l'ordinanza 28 luglio
2000 del giudice designato presso questo tribunale, di reiezione della
domanda presentata dal reclamante ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e
volta alla adozione di " tutti gli opportuni provvedimenti idonei
a tutelare i diritti della ricorrente assicurando provvisoriamente,
onde evitare il pregiudizio grave ed irreparabili alla sua immagine e
dall'esercizio della sua attività, gli effetti della decisione sul
merito del giudizio che verrà promosso... al fine di ottenere...
accertamento e dichiarazione:
1)
che l'assegnatario signor Daniele Malavasi:
a)
non ha diritto all'uso del domain name "bancoposta.it ",
" vaglia.it ", " raccomandata.it ";
b)
che è in corso nella usurpazione e contraffazione di segni distintivi
e di marchio della società ricorrente
c)
che ha compiuto atti di concorrenza sleale a termini dell'articolo
2598 numeri 1,2, 3 CC
d)
che è responsabile anche a termini dell'articolo 2043 CC;
e)
con tutte le conseguenti pronunce, anche risarcitorie;
2)
che Got.it S.r.l. e Registration
authority italiana, consiglio nazionale delle ricerche, Naming
authority italiana, ciascuno per le rispettive competenze:
a)
siano compartecipi degli illeciti del signor Malavasi sopradescritti,
nonché responsabili dei danni subiti da poste italiane Spa;
b)
in ogni caso sono obbligati a assumere tutti provvedimenti necessari
per la cessazione dell'illecito, l'eliminazione dei danni stessi e
consentire a poste italiane spa l'utilizzo dei domain name "
bancoposta.it ", "vaglia.it" e " raccomandata.it
".
In
particolare la società ricorrente spiegava istanza al fine di
ottenere in via cautelare:
a)
che sia inibito al signor Daniele Malavasi, anche attraverso la sua
impresa individuale "Discovogue", l'uso dei nomi "
banco posta ", " vaglia, "raccomandata " ed in
generale qualsivoglia termine distintivo l'attività, i prodotti di
servizi di poste italiane spa, con estensione di tale inibizione
all'utilizzo di tali termini quali domain name sul sistema Internet e
comunque con riferimento alla Top Level Domain
".it".,
b)
che sia inibito agli altri resistenti di agevolare in qualsivoglia
maniera la condotta tenuta del signor Malavasi, ordinando agli stessi
di disconnettere e di impedire l'uso di tali domain name
con riferimento al top level domain ".it ";
oltre
a domande accessorie.
Il
provvedimento oggetto di gravame pronunciato all'esito dell'audizione
delle parti con la costituzione dei resistenti Malavasi Daniele in
proprio e quale titolare dell'impresa individuale
"Discovogue" e " Got.it
S.r.l. " si fonda sulle seguenti osservazioni:
a)
alla fattispecie andrà applicatala normativa vigente in materia di
impresa, atteso come i termini in oggetto -pacificamente il termine
" banco posta " identificativo l'unico sito attivo su
internet al momento della pronuncia del decreto di cui il reclamante
si duole - siano suscettibili di essere qualificati come segni
distintivi del servizio fornito dall'impresa
di)
i termini " vaglia ", " raccomandata ", "
bancoposta " sono espressioni generiche che indicano servizi
d'attività, neppure tutte di pertinenza delle poste italiane (come
nel caso del vaglia che può essere non solo postale, ma anche
cambiario e bancario), che, proprio perché generiche ed ormai
acquisite nel lessico nella parola, sono di uso corrente nella lingua
italiane per queste ragioni dizionari le hanno registrate. E proprio
quest'ultima circostanza è significativo sintomo e riprova che non si
tratti di sostantivi specificativi di un servizio o di un prodotto su
cui alcun soggetto possa vantare un diritto di privativa esclusiva, in
quanto si tratta piuttosto, di espressioni generiche di uso oramai
corrente indicative di servizio prestazioni di per sé prive di
capacità individualizzante e distintiva del fornitore di essi;
c)
l'assunto della ricorrente si pone quindi in contrasto con la
disciplina contenuta nell'articolo 18 legge marchi che vieta di
rendere oggetto di marchio di impresa di segni distintivi costituiti
esclusivamente dalle denominazioni generiche di servizi o di prodotti
o da indicazioni descrittiva che essi si riferiscono, riuscendo in
tali casi il preteso marchio sprovvisto di attitudine distintiva;
d)
non si ravvisa con riferimento alle espressioni indicate, quantomeno
con riferimento al termine "banco posta ", il conseguimento
di un atto di notorietà non puramente locale tale da consentire la
applicabilità della tutela offerta dagli artt. 9 e 17 lett.b) legge
marchi;
e)
difettano i requisiti per ritenere lo svolgimento ad opera del
Malavasi di un'attività concorrenziale confusoria atteso come,
nel difetto di esistenza di segni distintivi muniti di capacità
identificativo specifica e confondibile con quelli adottati dall'altro
imprenditore, venga meno la stessa possibilità di confusione tra i
prodotti.
Il
reclamo proposto a questo collegio assume:
1)
la identificazione tra i termini impiegati nei domain name di cui ci
si occupa ed i servizi corrispondenti offerti dalle poste italiane spa;
2)
La esclusività dell'espletamento di tali servizi in capo a parte
ricorrente, alla quale è data facoltà di darli in concessione, ai
sensi della DPR 29 marzo 1973 n. 156;
3)
la natura assolutamente non generica dei termini in oggetto, i quali
sia nella loro struttura individuale ("vaglia" e
"raccomandata") che composta ("bancoposta") richiamano
specifiche attività svolte un soggetto ben determinato, appunto le
poste italiane spa;
4)
la rinomanza assoluta, trascendente limiti locali, dei termini per cui
si procede
5)
la applicabilità alle fattispecie anche della tutela offerta
dall'articolo 2598 n. 1 CC atteso come l'impiego dei domain name in
oggetto e la struttura dei siti siano atti a generare nella generalità
degli utenti confusione tra i servizi offerti dalle parti del presente
giudizio, con lesione dell'identità del servizio reso da parte
ricorrente.
Sentite
le parti, ritiene questo collegio, nel merito, non condivisibili i presupposti
dai quali muovono le argomentazioni svolte con rigore dal giudice
designato nella ordinanza di cui ci si duole.
Preliminarmente
si condivide l'assunto del giudice designato della applicabilità caso
di specie della disciplina prevista in materia di marchio di impresa.
Ritenuto come corretta appaia la impostazione illustrata nel
provvedimento oggetto di reclamo, alla stregua della quale la
applicazione della disciplina normativa propria di marchi d'impresa in
materia di domain name sia subordinata alla verifica della
attribuibilità ad essi nel caso concreto dei caratteri di elemento
distintivo di merci o servizi, ovvero del carattere di mero indirizzo
telematico o codice di accesso, si ravvisa nella fattispecie la
attribuibilità ai termini " banco posta " (del quale le
poste italiane spa chiesero all'ufficio italiano brevetti marchi la
protezione quale marchio nel luglio 1988, documento n. 11 di parte
ricorrente), "vaglia ", " raccomandata ", del
carattere di termini:
a)
certamente appartenenti al lessico comune ma
associati dalla generalità dei consociati a servizi svolti ed
a prodotti offerti dalle
poste italiane;
b)
normativamente disciplinanti servizi svolti e prodotti offerti dalle
poste italiane;
giustifichi
il ricorso alla disciplina propria di marchi d'impresa.
Si
richiama con riferimento al punto da ultimo indicato quale b) la
disciplina introdotta dal DPR 29 marzo 1973 n. 156 (non mutato ai fini
che rilevano dal decreto legislativo 261/ 99) - approvazione testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni - il quale individua come
attività propria delle poste italiane e suscettibili di costituire
oggetto di concessione a terzi la raccolta ed il recapito di missive "raccomandate" (artt. 4 e 29), l'adozione
di servizi bancari gestiti dalle poste denominati banco posta (artt.
100 e seguenti), ed
articola la disciplina dei " vaglia" quale una delle
articolazioni cui si svolge il servizio di banco posta (artt. 100, 104
e seguenti.)
È
certamente vero quanto affermato dal giudice all'interno
dell'ordinanza oggetto di gravame, cioè che si tratta di termini
testualmente appartenenti al patrimonio
semantico comune, nondimeno pare opportuno radicare il
giudizio sulla base di una valutazione complessiva, dunque non
limitandosi una valutazione analitica di termini considerati da sè
soli (in questo senso tribunale Napoli, 8 maggio 1996), bensì
muovendo dalla considerazione che: 1) tali termini sono stati indicati
all'interno della rete Internet al fine di costituire nomi di dominio;
2) il sito " bancoposta.it "(apparentemente l'unico in
funzione al momento del radicamento del provvedimento cautelare)
illustra ed offre prodotti servizi di consulenza attinenti al servizio
banco posta svolto istituzionalmente dalle poste italiane, ed ospita
illustrazioni pubblicitarie estranee al servizio di gestione del
risparmio offerta dalle poste. Tali evidenze inducono a ritenere come
anche da parte del resistente utilizzatore del sito tali termini siano
intesi di indicati quanto percepiti dalla generalità degli utenti
come identificativi di prodotti servizi forniti dalle poste italiane e
di uso comune e come tali muniti di incerta ed elevata attitudine ad
attirare coloro che navighino all'interno della rete internet. Tali
considerazioni - nella consapevolezza del principio illustrato da
cassazione penale sezione prima 12 gennaio 1984 n. 241, secondo la
quale l'uso di una parola nel suo corrente normale significato
linguistico non può costituire violazione di un diritto di esclusiva,
costituendo la normale utilizzazione del comune patrimonio linguistico
un fatto naturale che non può essere espropriato vantaggio di
situazioni esclusive " - inducono a ritenere che la attribuzione
ai termini "banco posta ", " raccomandata " "
vaglia", impiegati quali domain name, del carattere di segno
distintivo di un servizio, non si ponga in contrasto con la disciplina
di cui all'articolo 18 n.2 legge marchi, finalizzata di impedire che
termini di uso comune siano monopolizzati da un unico operatore
economico, non costituendo tali termini denominazioni generiche di un
prodotto suscettibile di essere fornita alla generalità dei
consociati da parte di qualunque imprenditore.
Le
considerazioni sinora svolta illustrano come nel caso concreto ai
domain name in in oggetto non possa essere attribuita natura di mero
indirizzo sulla rete atteso come gli stessi riguardino siti
espressione di prodotti o servizi, e non riproducano la denominazione
di persone fisiche o giuridiche o di enti riuscendo denominatori di
siti che costituiscono recapito telematico
o mera vetrina di tali soggetti.
Appare
quindi come l'impiego da parte del resistente Malavasi Daniele e dell'
impresa individuale Discovogue dei termini in oggetto sia strumentale
a "catturare " nei propri siti gli utenti che intendano
viceversa mettersi in contatto con siti delle poste italiane;
ulteriormente si rileva come la pagina "www.bancoposta.it
"rechi illustrazioni circa la natura del servizio offerto dalle
poste italiane, così da non rendere immediatamente evidente la
estraneità del sito all'amministrazione postale, ed inviti gli utenti
interessati a chiarimenti ad inviare una e-mail ad un indirizzo
estraneo alle poste italiane (sul punto si richiama il principio
illustrato in cassazione civile sezione prima, 16 aprile 1989 n. 1779,
secondo la quale " al fine dell'accertamento della confondibilità
o meno di due marchi, l'esame del giudice di merito va compiuto non
tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina ed
una separata valutazione di ogni singolo elemento, quanto soprattutto
in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto
di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi,
grafici, acustici o fonetici delle espressioni usate, in relazione al
normale grado di percezione delle persone alle espressioni usate, in
relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali
prodotto è destinato "). Certamente l'utente una volta
avvedutosi dell'errore ha facoltà
di disconnettersi dal sito e rivolgersi altrove, nondimeno parte
resistente avrà fruito di una massa di contatti nel proprio sito
della quale altrimenti non avrebbe potuto giovarsi.
Si
ritiene quindi che l'impiego dei termini " banco posta ",
"vaglia" e "raccomandata" effettuato da parte
resistente si risolva nell'utilizzo di marchi privi del requisito
della novità richiesto e definito dall'articolo 17 legge marchi ed
importi violazione della disciplina definita dall'articolo 1 legge
marchi, laddove si fa divieto di usare marchi in modo da generare
confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di
prodotti e merci altrui.
Non
si attribuisce pregio all'assunto di parte resistente, la quale nega
l'esistenza di pericolo di sviamento o quantomeno confusione nella
clientela o comunque nella generalità dei consociati, attesa la
differente attività svolta tra le imprese contendenti (la impresa
Discovogue di Daniele Malavasi svolge attività di " fornitore di
software consulenza di informatica, elaborazione elettronica dei dati,
eccetera. "), le quali dunque si rivolgono a differenti
clientele. Si ritiene a riguardo come la astratta
attitudine a generare confusione vada ricercata con riferimento
al bacino di utenza cui il marchio in concreto si rivolge e sussiste
allorchè tale bacino si identifica o possa identificarsi nella
medesima categoria di consumatori.
In
vero il sito denominato " bancoposta.it" costituirà oggetto
di interesse non già per colui che voglia acquistare un computer od
il relativo software, bensì per colui che voglia conoscere le modalità
di esercizio del prodotto bancoposta; né tale considerazione è
sconosciuta al resistente atteso come egli all'interno del sito abbia
inserito un indirizzo telematico cui invitava gli utenti rivolgersi
fine di ottenere chiarimenti " prima di aprire il tuo
conto".
Appare
dunque come, pur in presenza di una asserita differente attività di
impresa, l'attività in concreto svolta mediante il sito dominato
" www.bancoposta.it" si
risolva in un'attività attinente quella svolta delle poste italiane
mediante il servizio banco posta; ciò posto, si disattende l'assunto
difensivo in oggetto anche con riferimento l'impiego dei marchi "
vaglia " e " raccomandata " nei siti non ancora
operativi. Si ravvisa dunque ad opera del Malavasi e dell'impresa
Discovogue un'attività diretta violare i diritti delle poste
italiane, traendo i resistenti il vantaggio immediato di ricollegare
la propria attività a quella svolta del ricorrente con i prodotti di
servizi indicati, così sfruttandone la notorietà e traendone quindi
il vantaggio indebito di catalizzare la attenzione di soggetti
interessati ad attività svolte da un terzo, appunto parte ricorrente.
Né
le ragioni del ricorrente appaiono vulnerate dalla circostanza che la
Naming Authority abbia autorizzato la registrazione dei domini, atteso
come essa sia priva di
potere alcuno di compressione dei diritti di terzi.
Il
riconoscimento dei termini lessicali in oggetto del carattere proprio
di segno distintivo con capacità identificativa specifica del
prodotto, e la ritenuta confusione generata nella generalità dei
consociati, inducono a dissentire in ordine alle argomentazioni svolte
sul punto dal giudice della prima cautela, ed a ritenere che si altresì
la ricorrenza dell'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art.
2598 n.1 CC. Appare a
questo collegio come la confusione generata negli utenti della rete
Internet importi di pericolo di danno a carico della società
ricorrente, atteso come una non chiara percezione da parte degli
utenti stessi sia delle modalità di esercizio del servizio banco
posta e dell'identità del gestore, e la astratta percepita dello
stesso servizio come distaccato dalle attività complessivamente
esercitate dalle poste italiane, le quali sono titolari di altri siti
all'interno della rete ed offrono un con l'immagine di solidità e di
capillarità, possono generare in potenziali utenti la determinazione
a non ricorrere a tale servizio siccome percepito come privo delle
necessarie garanzie di serietà ed attendibilità.
Ritenuta
nei limiti indicati ricorrenza del fumus boni juris
del diritto accampato da parte ricorrente, si ritiene la
sussistenza del periculum in mora sotto la specie del permanere di una
situazione di confusione in capo agli utenti di tali prodotti e
servizi circa la titolarità dello svolgimento degli stessi ed i
relativi caratteri distintivi, situazione la quale appare
prodromica ad un ulteriore aggravamento di un pregiudizio patrimoniale
di difficile quantificazione anche all'esito del giudizio di merito, e
conseguentemente di indole irreparabile.
Non
si attribuisce pregio alla eccezione spiegata da parte resistente
circa l'assenza, nell'atto di reclamo, della esposizione delle
argomentazioni relative alla sussistenza di un periculum in mora, con
conseguente presunta insufficienza di un richiamo per relationem e
decadenza di parte ricorrente dalla possibilità di svolgerle in sede
di gravame. Si osserva a
riguardo come il giudice di prime cure abbia ritenuto preliminare
all'esame della ricorrenza del periculum in mora ed assorbente, lo
svolgimento delle argomentazioni affrontate, né quindi sul punto si
sia pronunciato; conseguentemente non vi è in capo a parte
reclamante, un dictum del giudice nei confronti del quale articolare
un atto di impugnazione; conseguentemente il richiamo per relationem
insito nel reclamo alle argomentazioni articolate in sede di ricorso
ex articolo 700 c.p.c. appare esaustivo.
Si
respingono le ulteriori domande articolate da parte ricorrente attesa
la loro natura non cautelare.
Per
tali ragioni collegio
revoca
l'ordinanza
28 luglio 2000 del giudice designato presso questo tribunale di
reiezione della domanda presentata dal reclamante ai sensi
dell'articolo 700 c.p.c. come sopra riportata
vieta
al
resistente Malavasi Daniele in proprio il quale titolare della impresa
individuale Doscpvpgue l'impiego dei termini " bancoposta
", "vaglia " "raccomandata " quali domain name
dei propri siti internet, con immediata chiusura di siti identificati
dai domain name riportanti tali termini
fissa
termine
di giorni 30 decorrenti dal 15 settembre 2000
per l'inizio del giudizio di merito
Modena
agosto 2000
L'estensore
dr.
E. saravini
Il
presidente
dr.
R. De Robertis
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